浅谈外观专利与商标法双重保护之权利冲突 

浙江汉萨律师事务所 叶菡 

摘要：优秀的外观设计往往能达到美感、实用和识别等功能的完美统一，届时有可能就落入了著作权法、专利法、商标法等知识产权不同部门法的保护范畴。当 Logo 具有独创性，它可以申请著作权；把设计应用于工业，将可以获得外观设计专利；如果消费者能够凭借该外观就得知是谁家的 商品，它便因为具有显著性从而可以注册为商标。因此，外观设计与商标权保护的权利冲突问题便相应产生了。笔者结合自己经办的案例，提出自己的独立思考和建议。

关键词：外观专利 商标 权利冲突 选择原则 后续保护

一．现行专利法与商标法的背景

《商标法》第八条规定：“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志，包括文字、 图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册”[1]。

可见，商标是商品生产经营者在其商品上使用的标志， 用来区别商品的来源，其法律作用就是防止混淆，禁止冒牌。 另外，注册商标有效期满后，可以续展保持永久有效的状态，这也是商标专用权和其他知识产权所不同的一个优势。

《专利法》第二条规定：“外观设计是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计”[2]。

专利制度设计的初衷，是为了鼓励民众大胆创新，加速科学技术转化为生产力，其实现机制在于，申请人把设计方案公开，以公开的方式来换取政府保护，从而在有效期内禁止他人未经允许实施被授权的专利。

二．专利权人多重保护的可能性因素

很多外观设计符合眼缘的原因是看上去具有美感，颜色组合特别和谐，当这种外观专利具有独创性时，聪明的当事 人会想到将它纳入著作权保护范围,而当外观专利的设计要 素具有区分商品来源功能时，当事人就会想到将其申请为商 标，或成为知名商品特有的包装装潢，纳入到商标法或反不 正当竞争法的保护。多重保护固然可以使权利人得到最大化的利益，但与此同时也会破坏专利法保护的客体稳定性。

三．多重保护的利弊

一方面，由于外观设计专利权是有期限的，一旦专利到期，专利的垄断性也戛然而止，先前的独占实施专利的权利 由之成为公共财产以服务公共利益富足公共领域。如果允许对外观设计进行后续的商标法保护，实际上是剥夺了公众无偿使用的权利，打破了专利法的平衡机制。那些支付过专利许可费用的当事人会有对价的损失。

另一方面，如果拒绝接受并存状态，却也可能产生消费者混淆，市场秩序失调。因为商标法的法旨在于降低消费者 的搜寻成本以及为生产者优化产品质量的持续动力。单凭商标权可以无限续展，权利人有可能一开始就放弃寻求专利法 保护，转而投抱商标法；如果当事人一开始就选择好了保护 形式，那也有利于公众对各种知识产权边界的了解。这也是 知识产权“选择原则”的体现，即多项法益并存时只能择一行使。

外观设计权利保护的重叠，是指同一权利人，同一项外观设计之上有多项叠加的不同权利，学界就称为外观设计权 利保护的重叠。外观设计权利保护的冲突,是指权利分属不同的权利人，学界就称为外观设计权利保护的冲突。

外观设计权利的重叠保护，按照受保护的起始时间不同 又可以分为同时保护和后续保护。同时保护是指，产品在受 到专利法保护的同时还受到反不正当竞争法、著作权法、商 标法等知识产权部门法的保护；后续保护是指，由于不同权 利的保护有效期不同，在一种权利有效期到期后，通过另一 种权利来延续保护。

值得关注的实例和解决方案。

美国寇特诉莫里克(Coats v. Merrick)案，一直被作为“选择原则”确立的标志型案件。案件内容就是 1870 年 原告获得外观设计专利，1877 年外观专利快到期时，原告 又申请了商标予以继续保护，后来发现被告产品外观侵权于 是向法院提起诉讼， 法院认为：“虽然依据反不正当竞争法， 原告本可获得救济，但是原告的权利在专利到期后即终止了，公众享有同样的权利使用该外观，就如同其未获专利一 样。”[3]因此，判决结果是既然选择了申请外观设计专利那就不允许再进行商标注册。

以本人经办的德国安德烈. 斯蒂尔股份两合公司颜色组合商标侵权纠纷一案中，德国公司在2006年 12 月7日申请 了外观专利 CN200630180435.5 申明保护要点是 “保护颜色”，当 10 年保护期限快届满时，在 2015 年 8 月 14 日又以相同的颜色组合申请注册了“颜色组合”商标，这属于后续保护的案例。笔者认为，不能无限扩大权利保护冲突的范围，应当在有限的权利空间下对权利冲突进行调和。

首先，从发明专利保护期 20 年与实用和外观专利保护期 10 年(专利法修改前) ，可知发明专利与实用外观专利 在智慧成果的贡献力上具有重大区别， 如果任由知识产权其他部门法的权利阻却民众对已失效的外观设计专利进行实 施，那显然是置专利法的有效期于不顾， 错失“创新—受益— 再创新—再受益”的良性循环， 破坏创作者、传播者和使用者之间的平衡。

其次，本案中“上橙下白”颜色组合早已在电动工具行 业得到普遍性使用，这个使用是属于商标的使用，还是外观 设计的范畴，是需要鉴别的。从颜色组合商标的本质来看，享有该商标权利必须证明相关公众能将申请商标中的颜色 组合作为商标进行识别并与斯蒂尔公司建立唯一对应关系，才能够成立商标的使用。如果仅仅是展示外观上的颜色，该产品的商标和商品种类完全与“可能混淆”的商标完全不相 同不近似，那么笔者认为是不构成侵权的。

另外，颜色组合商标保护的范围是否能扩大到近似的颜色？笔者认为是不可以的。因为颜色组合作为商标进行识别 并与商标权利人建立唯一对应关系，需要颜色组合商标长时 间的使用同一种颜色组合来实现。如果近似的颜色也纳入到 保护范围，这反而降低了显著性，且无限的权利扩张会导致 行业垄断。相反不同的颜色或近似的颜色绑定其他注册商标 或公司名称的使用行为，每使用一次都在和其他公司名称及 注册商标建立唯一对应关系，其实有助于颜色组合商标的显著性。

笔者认为，底层逻辑就是如果产品换一种颜色，消费者 是否依然会购买这个产品，答案如果是肯定的话，就说明颜 色组合商标的作用处于次要位置，就不能用商标法来保护外观上的这个颜色，答案如果是肯定的话，则证明颜色组合商标具有决定性意义。

再如，早在 1999 年2月 10 日，广州市超霸美发用品用具有限公司就理发器申请中国外观设计专利，专利号为 ZL99328562. 7,专利权人为陈国强，虽已失效，但其设计 在同行业中已经深入人心。国内某组织在该外观专利于 2009 年失效后，借美国华尔推剪公司的名义在 2012 年 2 月14 日 以该外观设计专利中的图形为原型，进行了商标注册，剥夺 了中国企业使用该外观专利的权利，实际上将中国的设计直 接转移至美国企业名下，并在国内借美国企业的名义开展大 范围维权，制造了上百件中国民营企业侵犯美国在华企业知 识产权的案例。这又不得不使我们警惕，完全赞成多重保护，不加以限制会造成的公益损失。

2020年 11 月30 日下午，中共中央政治局就加强我国知 识产权保护工作举行第二十五次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，知识产权保护工作关系国家治理 体系和治理能力现代化，关系高质量发展，关系人民生活幸福，关系国家对外开放大局，关系国家安全。所以此类权利 冲突问题也必须引起我们的重视。

结论

综上所述，对纳入到专利法保护的外观设计，如果同时 构成知名商品特有的包装装潢，在其专利失效或到期后，是 否可以再将其纳入商标法的保护值得慎重考量。毕竟，商标法在专利法之外所提供的后续保护，仅仅应该是有限的、附加的补充性保护。

参考文献：

1、 中国法制出版社编•中华人民共和国商标法:案例注释版[M].北京：中国法制 出版社，2019.

2、 中国法制出版社编•中华人民共和国专利法[M].北京：中国法制出版社，

2010.

3、 沈玮玮.外观设计专利的后续保护及其限制J].北京：知识产权出版社.2016.

作者简介：叶菡，毕业于北京大学法学院，浙江汉萨律师事务所主任律师。